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The Court of First Instance of the European Communities (CFI) gave its ruling on last June 19 in Case T-93/06 Mülhens GmbH & Co KG v Office for Harmonisation in the Internal Market, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.



Mülhens applied to register as a Community trade mark the words MINERAL SPA for 'soaps, perfumeries, essential oils, preparations for body and beauty care, preparations for the hair, dentifrices' in Class 3. Spa Monopole opposed, citing its earlier Benelux word mark SPA for "mineral water and aerated waters and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations to make beverages' in class 32. The opposition, based on Article 8(5) of Council Regulation 40/94, maintained that MINERAL SPA would probably be detrimental to, or take unfair advantage of, the distinctive character or the repute of its earlier SPA trade mark.

Mülhens appealed and argued that (i) Spa Monopole had not proved the reputation of the earlier trade mark, (ii) that the conflicting marks were even similar, given that the word 'spa' is descriptive in English and (iii) it was not possible to transfer reputation from mineral water to cosmetic products. The Second Board of Appeal dismissed the appeal. It decided that the relevant public was the general public, and that the earlier trade mark enjoyed a huge reputation in the Benelux for mineral water. The Board then stated that the conflicting marks were similar. Further, since the word 'mineral' was descriptive of some component of the goods covered by Mülhens' application the word 'spa' could be seen as the most distinctive element of its MINERAL SPA mark, given the reputation of SPA in the Benelux: in that jurisdiction SPA had acquired a secondary meaning and a strong distinctive character in relation to mineral water and, by extension, with respect to goods having a certain nexus with mineral water. According to the Board, since the earlier trade mark was included in the later one, the conflicting marks were sufficiently similar visually, aurally and conceptually for the average consumer to establish a link between them, without, however, confusing them. Despite the weak distinctive character of the word 'spa', it was not unlikely that consumers in the Benelux might associate the trade mark applied for with the reputed trade mark SPA. It was conceded that cosmetic products were not similar to Spa Monopole's drinks. However, the difference between them was insufficient to prevent the general public from establishing a link between them. For these reasobs it was quite likely that Mülhens' mark would take unfair advantage of the repute and the consistent selling power of SPA.

Mülhens appealed to the CFI, arguing that the Board failed to take account of essential parts of its pleadings and did not specifically determine the degree of reputation enjoyed by the earlier trade mark: in its view Article 8(5) applied only wher the reputation of the earlier trade mark was exceptional. Nor, Mülhens' view, was there any chance that the general public would associate the word 'spa' with the earlier trade mark and its mineral water. Further, the respective marks were dissimilar and there was no way that the reputation of the one could be transferred to the products covered by the other.


Dismissing the appeal, the CFI affirmed that, with regard to the relevant Benelux consumers, the link between the two marks for the purposes had been sufficiently established; the reputation of SPA for mineral water was, at the very least, very significant and the Board was justified in finding that Mülhens' use of its mark would take unfair advantage of the repute of the earlier trade mark.

Depuis plusieurs années, GOOGLE propose aux annonceurs, parallèlement à l’activité de référencement gratuit, un référencement payant dénommé “ADWORDS” leur permettant de faire afficher sur les pages de résultats du moteur de recherche GOOGLE, des liens hypertextes qu’elles dénomment “liens commerciaux” et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent.



Au cours de la procédure de souscription au système “ADWORDS”, l’annonceur est accompagné par diverses recommandations destinées à faciliter la consultation de son annonce. Il est ainsi invité à choisir des mots-clés, par lui-même ou avec l’aide d’un générateur de mots-clés, lequel est un programme réalisé par les sociétés GOOGLE, qui lui proposera une liste de mots-clés “pertinents” par rapport au texte de l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut faire la promotion.



Ainsi, le générateur de mots-clés propose-t-il pour « un équipement ménager » (aspirateur, fer à repasser …etc), les signes : Calor , Babyliss, Sauter, Rosières, Arthur Martin de Dietrich, parmi d’autres termes tirés du langage courant et le plus souvent associés à l’usage de ces équipements.

Google a-t-il commis des actes de contrefaçon en proposant, dans le cadre de son service ADWORDS, des termes reproduisant des marques dans sa liste de mots clés ?

En effet, une contradiction existe entre la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien », « Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.

Depuis quelques années, tribunaux et commentateurs se posent la question de savoir si Google peut engager sa responsabilité au titre de l'utilisation de son système de liens commerciaux ADWORDS et, le cas échéant, sur quel fondement.

Dans les trois arrêts rendus le 20 mai 2008 portant sur les affaires BOURSE DES VOLS, VUITON et EUROCHALLENGES, la Cour de cassation ne répond pas à la question et s’en remet à la sagesse de la Cour de justice des Communautés européennes pour l’éclairer sur l’interprétation de deux directives concernant ce litige.

La première question de la Cour porte sur le point de savoir si le fournisseur de service de référencement, en suggérant des mots clés, fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement de l’article 5 de la directive du 21 décembre 2008, sur le droit des marques.

Et, plus particulièrement dans l’affaire VUITON, la Cour française sollicite la CJCE sur le point de savoir si le titulaire d’une marque renommée peut s’opposer à un tel usage.

Si, de façon générale, l’utilisation d’une marque n’est pas susceptible d’être interdite, le prestataire peut-il être considéré comme fournissant un service de stockage d’informations au sens de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ? Dans l’affirmative, Google ne pourrait voir sa responsabilité recherchée avant qu’il ait été informé par l’annonceur de l’usage illicite de sa marque.

Si cette question est posée dans le cadre de la commercialisation de liens sponsorisés, la réponse va avoir des implications sur tout l’internet. La CJCE va probablement être amenée à analyser la notion de fournisseur de stockage d’informations et à déterminer les frontières du statut d’hébergeur, invoqué aussi bien par eBay que par des sites de partage ou de rediffusion de contenus.

Défilé de prêt à porter Chanel automne hiver 2008/2009

Les prévenus, dans cette affaire, ont fait l’objet d’une citation à la requête du procureur de la République de Paris pour avoir à Paris, du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, et, en tout cas sur le territoire national, reproduit, représenté, ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce, en diffusant sur le site internet de la société Viewfinder "www.firstview.com", sans autorisation des maisons de haute couture concernées et hors les limites de l’accréditation accordée aux journalistes photographes pour leur divulgation, des photographies, reproductions des images de création des modèles et défilés de haute couture, prêt-à-porter ayant eu lieu du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, au préjudice de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, et des sociétés Christian Dior Couture, Chanel, Jean Paul Gauthier, Gaulme, Hermes Sellier, Hermes International, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe et Louis Vuitton Malletier.

La Cour d'appel décide le 17 janvier 2007:

"Considérant qu’il est constant que les créations de mode et les défilés de mode sont au terme des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, des œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du Livre 1 dudit code et que les Maisons de couture sont titulaires des droits d’auteur sur ces créations et défilés dès lors qu’ils présentent un caractère d’originalité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce s’agissant des défilés s’étant déroulés à Paris du 06 au 10 mai 2003 ; qu’à ce titre elles disposent du droit d’autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces créations ; qu’en l’espèce il est reproché aux prévenus d’avoir diffusé (pour Marcio M.M. et Roberts A.D.) ou cédé en vue de leur diffusion (pour Olivier C.) sur le site internet de la société Viewfinder "firstview.com", des photographies, reproductions des images ou modèles présentés lors des défilés, et ce sans autorisation des titulaires des droits."

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision (5 février 2008) selon les termes suivants:

"Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils avaient respectivement obtenues, Olivier C., Marcio M. M. et Roberts A. D. ont commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs ;
que les juges ajoutent que Marcio M. M., qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, Roberts A. D., qui ne pouvait ignorer ce refus d’accréditation, et Olivier C., qui n’a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception prévue par l’article L.122-5, 90, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article L.112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
Rejette le pourvoi"

La question posée au Tribunal des Communautés européennes était simple: "Peut-on enregistrer ce signe:

pour des produits et services alors qu'il est interdit, notamment, par la Convention d'Union de Paris d'enregistrer "des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État".

En effet, le Canada a pour emblème:

La marque demandée pouvait en effet être "susceptible de susciter dans l’esprit du public l’impression qu’il existait un lien entre elle et le Canada, dès lors que la feuille d’érable figurant dans la marque demandée est une imitation de l’emblème de l’État canadien."

Un subtile distinguo permet au juge de communautaire de sanctionner l'OHMI est de permettre l'enregistrement de la marque pour les services, ces derniers n'étant pas concerné par les dispsoitios de l'article 6ter de la Convention d'Union de Paris.